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ノウハウ秘匿・先使用権制度の効果的な利用方法(2) [知財コンサルティング]

(ノウハウ秘匿・先使用権制度の効果的な利用方法(1)の続き)

4.先使用権立証のための証拠

 先使用権立証のための証拠(資料)については、確保可能な時点ごとに、すなわち研究開発段階、発明の完成段階、発明の事業化に向けた準備が決定された段階、事業の準備の段階、事業の開始及び事業を継続している段階、および実施形式などの変更の段階で、それぞれ収集し、保管することが有効である。先使用権立証のための証拠としては、大きく分けて、技術関連書類、事業関連書類、製品等の物自体、映像などがある。

 技術関連書類の証拠としては、研究ノート、技術成果報告書、または設計図・仕様書等がある。これらの書類を作成し、保存することが有効である。

 ・研究ノートを作成する際には、頁の差し替えができないノートを準備し、筆記具としてボールペンなどを用い、頁番号順に用いることに留意する。また、使用開始日、保管期限、保管者などを必ず記載する。
 ・技術成果報告書を作成する際には、作成日などの日付を特定するための情報と、実験の目的、実験方法、実験結果、結論、成果等の技術内容を特定するための情報とを記載した上で、作成者の署名を行う。
 ・設計図・仕様書を作成する際には、作成日などの日付を特定するための情報と、製品名や品番等の対象物との一致性を特定するための情報と、実施事業の技術的内容を特定するための情報を記載する。

 事業関連書類の証拠としては、事業計画書、事業開示決定書、見積書・請求書、納品書・帳簿類、作業日誌、カタログ・パンフレットなどがある。これら書類を作成し、保存することが有効である。

 ・事業計画書とは、新製品の開発の着想からその新製品の企画の方針を決定していくまでに作成される書類である。事業計画書には、たとえば製品名などの対象物との一致性を特定するための情報と、日付を確定するための情報と、即時実施の意図等を認定するに足りる情報とが記載されていることが必要である。
 ・事業開始決定書とは、組織における実施事業の開始の最終的な意志決定を示す書面である。事業開始決定書は、事業名や事業内容等の項目により即時実施の意図等を認識でき、決済日などにより実施事業の時期を認識できることにより、その発明の実施事業の準備の状況とその時期とを認定するための証拠となり得る。
 ・見積書・請求書、納品書・帳簿類は、外部企業との取引に関するものであり、先使用権を立証するための証拠となり得る。これらが証拠の一つとなり得るためには、これらがいつ、誰が(誰に)、何に対して発行されたものかが明確であることが重要である。
 ・作業日誌は、日々の作業実績(品名、作業名、生産数、作業時間など)が記録されたものである。たとえば品名等の項目により先使用権に係る発明製品との一致性が認識され、生産数、作業時間、機械運転時間、材料仕様および加工条件等の項目により実施事業の内容・状況が認識され、日付等の項目により実施事業の時期が認識される。
 ・カタログ・パンフレット類は、その他の資料に記載されたノウハウが事業の段階にあることを客観的に示す材料となる。一方で、カタログ・パンフレット類は頒布される性格を有するので、ノウハウを直接記載した場合にはそのノウハウが公知になるということに留意する。

 製品(物)自体を残す手法としては、その製品を容器に入れて確定日付を付してもらう手法、鑑定書を作成する手法などがある。

 ・製品が容器内に密封できる程度の大きさである場合には、製品の説明文等を記した私署証書に対して公証人に確定日付を付してもらう。次に製品を容器に入れ、私署証書を容器に貼付する。この際、容器の封印状態が分かるように私署文書を容器に添付し、かつ公証人に確定日付印を容器に押印してもらう。その後、封を開けずにその容器を保存しておく。なお、封を開けなくとも容器内の製品が確認できるようにするために、容器内の製品と同一物を別の容器に入れて同様に保存することが望ましい。
 ・経時変化が起こりやすい物の場合、その物のサンプルを鑑定に出して鑑定書を作成する。

 文書で表現しにくい物、たとえば物体の動き、液体の流れる様子もしくは音などは、映像として残すことが有効である。

 ・たとえば、映像を保存したDVDディスクを、上述の製品自体を残す手法と同様の方法で、確定日付を付した容器に保管する。
 ・映像の電子データにタイムスタンプを付してもらう手法も考えられる。タイムスタンプサービスとは、電子データに時刻情報を付与することにより、その時刻にそのデータが存在し、またその時刻から検証した時刻までの間にその電子データが変更・改ざんされていないことを証明する民間のサービスである。

 工場における製造方法などについては、公証人に事実実験公正証書を作成してもらうことも有効である。

 ・事実実験公正証書は、公証人が五感の作用で直接体験した事実に基づいて作成する公正証書である。作成された事実実験公正証書は、作成された翌年から20年間公証人役場で保管される。事実実験公正証書を証拠として利用する場合には、たとえば、公証人を工場に招き、使用する原材料や機械設備の構造や動作状況、製造工程などについて直接見聞してもらい、公証人が認識した結果を公証人に記載してもらう。


5.開発した技術について特許出願せずノウハウ秘匿とする場合の注意点のまとめ

 自社が開発した技術について特許出願せずノウハウ秘匿とする場合には、技術の漏洩が完全に防止されれば、他社の模倣を有効に防げることができる。しかし、万が一その技術に関する特許権を他社に取得されると、自社の実施が特許権侵害となる可能性がある点に注意する。

 自社が開発した技術を不正競争防止法上の営業秘密として管理することによって、その技術(営業秘密)を他社に不正に取得されることを妨げることができる。しかし、この場合には、他社に不正に取得されたことを自ら立証しなくてはならない点に注意する。

 自社が開発した技術に関する特許権を他社に取得された場合に、自社の実施を確保できるようにするために、たとえば上記項目4.に記載の方法で、先使用権立証のための証拠を確保しておく必要がある点に注意する。

 先使用権が認められる範囲は「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」であり(特許法第79条)、過去の裁判例によればこの範囲は個別事件毎に判断されている。このため、自社の実施形式を、他社の特許出願の際に実施又は準備していた実施形式から変更すると、変更後の実施形式が「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」の実施に該当しなくなる可能性があり、その結果先使用権が認められなくなる可能性がある点に注意する。


椿特許事務所
弁理士IT

ノウハウ秘匿・先使用権制度の効果的な利用方法(1) [知財コンサルティング]

 先日、特許庁主催の「平成21年度知的財産権制度説明会(実務者向け)」に参加さ
せて頂きました。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/jitumusya.htm
この説明会で知見を得た、先使用権制度の効果的な利用方法について以下にまとめておきます。特許庁職員の皆様、貴重なご講演有り難うございました。


1.ノウハウ秘匿(=特許出願をしないこと)と特許出願との選別

 特許制度は、有用な発明を公開した発明者または特許出願人に対し、その発明を公開したことの代償として、一定期間、その発明を独占的に使用しうる権利(特許権)を国が付与するものである。特許出願した技術は、原則として出願日から1年6ヶ月経過後に公開される。

 従って、企業が開発した技術については、ノウハウ秘匿とする(=特許出願しない)ことと、公開して特許権を取得する(=特許出願する)こととの選別を行うことが、戦略的な出願管理の観点から重要である。特許出願するか否かの選別方法の一つとして、たとえば以下の場合には、開発した技術を特許出願せずにノウハウ秘匿とする考え方がある。

 ・侵害発見が困難な技術
 ・製品から技術内容を認識することができない技術
 ・公開しなければ競合他社が到達困難であり、市場優位性を確保できる技術
 ・製造方法や製造装置に関する技術
 ・化学中間材料

2.ノウハウ秘匿とする技術の営業秘密としての管理

 開発した技術についてノウハウ秘匿とすることを選択した場合には、その技術を不正競争防止法上の営業秘密として管理する必要がある。不正競争防止法で規定される営業秘密として保護されるための要件は以下の3つである。但し、契約や他の法令により、これ以外の情報が保護を受ける可能性はある。

 ・秘密として管理されていること(秘密管理性)
 ・事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)
 ・公然と知られていないこと(非公知性)

3.ノウハウ秘匿とする技術の先使用権の確保

 開発した技術についてノウハウ秘匿とすることを選択した場合には、他社が将来的にその技術に関する特許権を取得した場合に備えて、自社のその技術の実施権(先使用権)を確保しなければならない。そのためには、特許法第79条に規定される先使用権の要件を自社が満たしていることを示す証拠を確保しなければならない。

 特許法第79条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

 ・「特許出願の際現に」:他社が特許出願した瞬間に「事業」又は「事業の準備」の作業をしていたことを証明することまで求められているものではない。裁判では、特許出願の前後を通じた研究開発の着手から事業の開始、継続まで一連の経緯についての資料が検討され、「事業」又は「事業の準備」を行っていたか否かが判断される。
 ・「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」:特許出願の際現に実施している実施形式に限定されるという考え方(実施形式限定説)と、現に実施している実施形式に表現された技術と発明思想上同一範疇に属する技術を包含するという考え方(発明思想説)とがある。
 ・他者の特許出願後に実施行為の変更・追加はできない。たとえば他者の特許出願前に販売のみを行っていた者が、他者の特許出願後に新たに製造を開始することはできない。
 ・日本国内において「事業」又は「事業の準備」を行う必要がある。一方、発明地は海外でも日本国内でもよい。

(「先使用権立証のための証拠」について、次回につづく)

椿特許事務所
弁理士IT

「挑戦支援融資制度」(日本政策金融公庫) [知財コンサルティング]

 日本政策金融公庫の「挑戦支援融資制度」は、「創業や新規事業等へ取り組む中小企業が、地域経済を活性化させる事業を行う際に必要となる資金についての、期限一括返済や返済順位の劣後等の特例を設けた融資制度」です。

 返済開始から10年間は、毎月利息のみの支払いでよいとのことです。取得した特許などに基づいて製品の開発を行ったものの、軌道に乗るまでに数年かかる見込みであり、当面は元金を割賦払いする余裕がない場合などにご検討下さい(保証人・担保不要 )。


・融資額    2,000万円以内(ただし、税務申告2期未満の方は、1,000万円以内)

・返済期間   10年(ただし、税務申告2期未満の方は7年)

・返済方法   期限一括返済(利息は毎月払)

・利率(年利) 5.3%(固定)

・取扱期間   平成22年3月31日まで

・保証人・担保 不要


・ご利用いただける方 :「技術・ノウハウ等に新規性がみられる方」ほか


【その他の条件】

地域経済の活性化にかかる次のいずれかの事業を行うこと。

・ 一定の雇用効果(新たな雇用または雇用の維持)が認められるなど、地域経済を振興させる事業
・ 地域住民の生活に密着した生活関連サービスの提供事業であるなど、地域住民にとって不可欠な事業
・ 先進性、新規性または技術力の高い事業であり、今後の発展が見込まれる有望な事業
ほか


詳細は、日本政策金融公庫HP
http://www.k.jfc.go.jp/tyuushou/chosen_m.html
でご確認下さい。


椿特許事務所
弁理士TY

資力に乏しい法人などを対象とした審査請求料、特許料の軽減・猶予措置 [知財コンサルティング]

【要件】

(1)以下の法人又は個人事業者が対象となる。

・個人事業者
・会社(株式会社・持分会社等)
・協同組合(出資を有する場合)
・資本又は出資を有しない法人(財団法人・社団法人等)

(2)当該発明が職務発明であり、職務発明を予約承継した使用者等であることが必要となる。

(3)
・法人の場合、資本金が3億円以下であり、法人税が課されておらず、他の法人に支配されていないことが必要となる。
・個人事業者の場合は、事業税が課されていないことが必要となる。


【減免猶予措置の内容】

・審査請求料が1/2軽減
・第1年分から第3年分の特許料が3年間猶予


【提出すべき書類など詳細】

下記特許庁WEBページにて確認のこと。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm


椿特許事務所
弁理士TY

シーズ(seeds)とニーズ(needs) [知財コンサルティング]

【個人メモ】

シーズ
〔和 seeds〕
企業が消費者に新しく提供する新技術・材料・サービス。

ニーズ
[needs]
必要。要求。 「消費者の―にこたえる」

(以上、三省堂「大辞林 第二版」より引用)

シーズ側のみに着目した企業活動(技術開発)でなく、ニーズにも目を向けるべき、と言われる。また、「ニーズ」は創り出される場合がある点も考慮すべきである(「言われてみると確かに必要だ」と需要者が思うものなど。エコブーム関連など)。

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・ニーズを重視した特許出願

(1)数年先~20年先(特許保護期間内)における社会構造の変化、技術の進歩の推察
(2)その中で需要者が将来必要となってくるであろう商品・サービスの検討
(3)それを実現化するための実施例の創出

・特に、サービスの提供・管理の分野において、ここ数十年はコンピュータなど情報機器の使用が一般的であると思われるので、「コンピュータシステム」、「ソフトウェア」としての側面から見た特許出願を検討する。

・ある程度「夢のような話」であった方がよい(実際に現在われわれが用いる技術は、20年前の人から見ると夢物語である)。

【弁理士の関与】
・そのような特許出願においては、36条クリアのために弁理士の専門知識が役立つ(どの程度まで特許として認められるのか、どのような実施例を準備するとよいのか、といった判断のスキル)。

・「アイデアレベルの話」を出願(実施例はできたら複数のもの)に結びつけ、特許権に発展させる能力(そのような特許は基本特許となり、強力である場合が多い)。

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・シーズをカバーするニーズ型の特許出願でパテントポートフォリオを形成する場合

(1)新技術・材料・サービスに基づいて、数年先~20年先(特許保護期間内)で需要者が求めるであろう応用技術(応用例)、技術応用製品、付属装置、付属機器などを検討する(需要者ニーズの検討)。
(2)新技術・材料・サービスに基づいて、その新技術などを実施するために必要となる更なる技術、生産設備、システム、装置、道具、手法(方法)などを検討する(実施者(メーカー)ニーズの検討)。

上記(1)、(2)からよいものを選び、パテントポートフォリオを形成する。(特許は束になることでさらに強力になる。)

【弁理士の関与】
・法律・実務の不知などにより、技術者や特許担当者がこれまで特許出願をあきらめていた技術的思想(「そんなものは特許にならないでしょう」、「つまらないアイデアですよ」、「誰でも考えつきますよ」とされていたアイデアなど)を権利化にもってゆくスキルが役立つ。(実際そのような特許は、強い場合が多い。)
・第三者にとって脅威となるような、効率的な(コストパフォーマンスの高い)パテントポートフォリオを構築するスキルが役立つ。(29条、29条の2、39条、37条などを考慮する。)

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・外国出願の検討

何かとコストが発生するため、
(1)早期審査請求を行なって審査結果を早めに得て、ある程度の権利化の目星を付けた後に外国出願をするかどうか考えること、
(2)日本語による国際特許出願(PCT出願)によって検討期間を確保すること、
(3)場合によってはダイレクトにPCT出願をすること
など、各種検討する。


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弁理士TY
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